metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro

Komentáře

Transkript

metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO
HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU
(OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ
VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH
ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ
ČÁST C
NÁMITKY
ODDÍL 2
NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY
KAPITOLA 4
ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 1
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Obsah
1
Obecné poznámky ..................................................................................... 3
2
Posouzení rozlišovací způsobilosti ......................................................... 5
2.1
Průzkum rozlišovací způsobilosti: obecné otázky ................................... 5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
Co tvoří „složku“ nebo „prvek“ označení? ...................................................... 5
Co je rozlišovací způsobilost? ........................................................................ 6
Hlediska rozlišovací způsobilosti, která mají být podrobena průzkumu ......... 8
Rozhodná doba .............................................................................................. 9
Příslušné výrobky a služby ............................................................................. 9
Průzkum vnitřní rozlišovací způsobilosti ............................................... 10
2.2.1
Obecné zásady ............................................................................................. 10
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.2
2.3
Příklady popisných prvků........................................................................... 12
Příklady pochvalných prvků ....................................................................... 13
Příklady náznakových prvků ...................................................................... 14
Příklady starších ochranných známek s nízkou vnitřní rozlišovací
způsobilostí ............................................................................................... 15
Zvláštní témata ............................................................................................. 16
2.2.2.1 Označení tvořená samostatně stojícím písmenem a označení číselná a
krátká......................................................................................................... 16
2.2.2.2 Běžné prvky............................................................................................... 17
2.2.2.3 Prohlášení o vzdání se výlučného práva (disclaimer) ............................... 17
2.2.2.4 Kolektivní známky ..................................................................................... 18
Průzkum zvýšené rozlišovací způsobilosti............................................. 18
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 2
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
1
Obecné poznámky
Nebezpečí záměny (včetně nebezpečí asociace) vzniká, existuje-li riziko, že by se
veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky a služby, za předpokladu, že jsou
označeny dotčenými ochrannými známkami, pocházejí od stejného podniku, případně
od hospodářsky propojených podniků.
Skutečnost, zda existuje nebezpečí záměny, závisí na celkovém posouzení několika
vzájemně propojených faktorů, včetně: i) podobnosti výrobků a služeb, ii) podobnosti
označení, iii) rozlišovacích a dominantních prvků kolidujících označení, iv) rozlišovací
způsobilosti starší ochranné známky a v) relevantní veřejnosti.
První krokem v posouzení toho, zda existuje nebezpečí záměny, je určení těchto pěti
faktorů. Druhým krokem je určení jejich relevantnosti.
Soudní důr Evropské unie (dále jen „Soudí dvůr“) ve svém rozsudku ze dne
29.09.1998, C-39/97, Canon, v bodech 18 a 24 uvedl, že:
… ochranné známky, které mají buď per se („samy o sobě“), nebo
z důvodu dobrého jména na trhu vysokou rozlišovací způsobilost, požívají
rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je
menší.
… rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a zejména její dobré
jméno, musí být vzaty v úvahu při posuzování toho, zda podobnost mezi
výrobky nebo službami, jichž se týkají obě dané ochranné známky,
postačuje ke vzniku nebezpečí záměny.
Ve svém rozsudku ze dne 11.11.1997, C-251/95, Sabèl, v bodě 23 Soudní dvůr rovněž
uvedl, že:
… (toto) celkové posouzení musí být, co se týče vizuální, fonetické, a
významové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na
celkovém dojmu, kterým ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména
k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům.
Jak míra rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, tak samostatně i rozlišovací
způsobilost různých prvků složených ochranných známek tedy představují významná
kritéria, která musí být určena před tím, než může být provedeno celkové posouzení
nebezpečí záměny.
Na začátku je významné rozlišit mezi i) analýzou rozlišovací způsobilosti starší
ochranné známky jako celku, která určuje rozsah ochrany přiznané této známce a ii)
analýzou rozlišovací schopnosti, kterou má prvek této ochranné známky, což umožní
určit, zda se kolidující označení shodují u prvku, který je rozlišující (a tedy, že
podobnost se vztahuje k významné složce), nebo u prvku, který má nízkou rozlišovací
způsobilost (a tedy, že podobnost se vztahuje k méně významnému prvku). Například:
Ochranná známka jako celek
Složky/prvky ochranné známky (s vyloučením získané rozlišovací
způsobilosti)
Virgin Cola
(nealkoholické nápoje)
„Cola“ je ve vztahu ke kolovým Běžná rozlišovací způsobilost,
nápojům
nebo
míchaným protože vzhledem k prvku „Virgin“
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 3
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
nápojům s kolou prvkem s nízkou není známka jako celek popisná,
rozlišovací způsobilostí, protože náznaková, ani nemá jinak nízkou
má ve vztahu k těmto výrobkům rozlišovací způsobilost.
popisný
nebo
náznakový
charakter.
Prvek „Virgin“ má u takových
výrobků
běžnou
rozlišovací
způsobilost.
Slovo „Products“ je i přes svoji
mírně
stylizovanou
podobu
rozlišovací
prvkem
s nízkou
způsobilostí,
neboť
může
popisovat širokou škálu zboží.
(elektronické přístroje)
Běžná rozlišovací způsobilost,
protože vzhledem k tomu, jak je
znázorněno slovo „Billy’s“, a ke
specifickému vyobrazení známky,
není známka jako celek popisná,
náznaková, ani nemá jinak nízkou
„Billy’s“ má se svým znázorněním rozlišovací způsobilost.
u takových výrobků běžnou
rozlišovací způsobilost.
„Premium“ je prvkem s nízkou
rozlišovací
způsobilostí
kvůli
svému pochvalnému významu
vztahujícímu se k něčemu, co je
vynikající.
Nižší než
způsobilost,
složky mají
způsobilost a
je banální.
běžná rozlišovací
protože všechny
nízkou rozlišovací
celkové znázornění
Tmavě šedý čtverec s protažením
uprostřed na levé straně celkově
působí
dojmem
štítku
s jednoduchým vzorem.
(výrobky z obilnin)
Obrázek pšeničného klasu je u
výrobků z obilnin popisný či
náznakový.
Zatímco rozlišovací způsobilost musí být posouzena u prvků starší ochranné známky
i u prvků napadených ochranných známek, rozlišovací způsobilost známky jako celku
se posuzuje pouze v souvislosti se starší ochrannou známkou. Rozlišovací způsobilost
napadené známky jako celku není sama o sobě pro posouzení nebezpečí záměny
relevantní, jak je podrobněji vysvětleno v odstavci 2.1.3 níže. Jakýkoli níže uvedený
odkaz na rozlišovací způsobilost ochranné známky jako celku se tedy vztahuje
výhradně ke starší ochranné známce.
V metodice založené na postupných krocích, kterou úřad používá, se objektivní
posouzení podobnosti mezi označeními nejprve provádí odděleně od posouzení
rozlišovací způsobilosti jejich prvků 1. Později jsou však při souhrnném posouzení
nebezpečí záměny v celkovém posouzení uvažovány všechny faktory 2. V tomto ohledu
se uvedený přístup liší od jiných přístupů, které hodnotí rozlišovací způsobilost různých
prvků ochranných známek zároveň s posuzováním podobnosti mezi označeními.
Ačkoli rozdíl spočívá pouze ve volbě jedné z metod a v zásadě by neměl mít dopad na
konečné zjištění o nebezpečí záměny, úřad používá první popsanou metodu.
V každém případě dopad rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky jako celku
přichází v úvahu až po provedení celkového posouzení, neboť Tribunál uvádí, že ve
fázi posuzování podobnosti mezi označeními není namístě zohledňovat případný nízký
Viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 2, Totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 3,
Srovnání označení.
2
Viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 8,
Celkové posouzení.
1
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 4
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
či vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek (rozsudek ze
dne 25.03.2010, T-5/08 až T-7/08, Golden Eagle, bod 65 a rozsudek ze dne
19.05.2010, T-243/08, EDUCA Memory game, bod 27).
2
Posouzení rozlišovací způsobilosti
Je vhodné opět zdůraznit, že posouzení rozlišovací způsobilosti je rozděleno do dvou
různých částí: i) rozlišovací způsobilost prvků označení a iii) rozlišovací způsobilost
starší ochranné známky jako celku. Jak je vysvětleno níže, tato oddělená posouzení se
provádějí za různým účelem.
Rozlišovací způsobilost složek
Při posuzování nebezpečí záměny se analyzuje, zda jsou shodující se prvky popisné,
náznakové či mají jinak nízkou rozlišovací způsobilost, a to s cílem odhadnout, do jaké
míry jsou tyto shodující se prvky méně či více způsobilé označovat obchodní původ.
Tím je uznáno, že spotřebitelé se s vyšší pravděpodobností domnívají, že prvek
ochranné známky, který je popisný, náznakový nebo má jinak nízkou rozlišovací
způsobilost, se nepoužívá k identifikaci konkrétního podniku, a proto neodlišuje
výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podniků.
V důsledku toho, ačkoli vlastníci ochranné známky běžně užívají prvky, které jsou
popisné, náznakové nebo mají jinak nízkou rozlišovací způsobilost, coby součást
ochranné známky, aby informovali spotřebitele o některých vlastnostech příslušných
výrobků či služeb, může být obtížnější prokázat, že veřejnost může zaměňovat původ
známek kvůli podobnostem, jež se vztahují výhradně k prvkům s nízkou rozlišovací
způsobilostí.
Musí být přezkoumána rozlišovací způsobilost složek starší a napadené ochranné
známky.
Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jako celku
V rozsudku „Canon“ je objasněno, že i) nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se
rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví významnější, a ii) starší ochranné
známky, které mají per se, nebo z důvodu svého dobrého jména na trhu vysokou
rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než ochranné známky, jejichž
rozlišovací způsobilost je menší. Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jako
celku tedy určuje intenzitu a rozsah její ochrany a za účelem posouzení nebezpečí
záměny se k ní musí přihlížet (ale nikoli při posuzování podobnosti mezi známkami –
pro tento účel viz rozsudek ze dne 27.11.2007, T-434/05, Activy Media Gateway, body
50 a 51).
2.1
Průzkum rozlišovací způsobilosti: obecné otázky
2.1.1
Co tvoří „složku“ nebo „prvek“ označení?
Soudní dvůr nevymezil, co má být považováno za „složku“ nebo „prvek“ označení. Je
snadné identifikovat prvky, pokud je označení vizuálně rozděleno do několika částí
(např. oddělené obrazové nebo slovní prvky). Termín „prvek“ ovšem zahrnuje více než
jen vizuální rozlišení. Rozhodující je nakonec vnímání označení ze strany relevantní
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 5
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
veřejnosti a o složce lze hovořit pokaždé, když ji veřejnost vnímá. Relevantní veřejnost
např. bude často považovat jednoslovná označení za složeniny různých složek
zejména tehdy, pokud má jedna část jednoznačný a zřejmý význam, zatímco zbývající
část je bez významu nebo má odlišný význam (např. v případě ochranné známky
EUROFIRT bude „EURO“ obecně chápáno jako odkaz na Evropu, zatímco „FIRT“ je
bez významu, takže tato slovní ochranná známka má dva prvky: „EURO“ a „FIRT“).
V takových případech by mohly být prvky jednoslovných označení v terminologii
Soudního dvora považovány za „prvky“. Slovní ochranné známky by však neměly být
uměle rozdělovány na prvky, které relevantní veřejnost neidentifikuje jako oddělené
prvky. Je třeba posoudit každý jednotlivý případ a zjistit tak, zda je rozdělení označení
na složky pouze umělé (např. zda by bylo rozdělení slova „LIMEON“ označující ovoce
na složky „LIME“ a „ON“ umělé či nikoli) 3.
2.1.2
Co je rozlišovací způsobilost?
Soudní dvůr vymezuje rozlišovací způsobilost následovně:
Pro určení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, a tudíž posouzení
toho, zda má vysokou rozlišovací způsobilost, musí národní soud celkově
posoudit vyšší či nižší způsobilost ochranné známky identifikovat výrobky
nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející od určitého podniku,
a tedy odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných
podniků (zdůraznění doplněno).
(Viz rozsudek ze dne 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 22.)
Je důležité uvést, že rozlišovací způsobilost je otázkou míry této způsobilosti a při
analyzování rozlišovací způsobilosti se používá posuvná stupnice, takže označení
nebo prvek označení mohou být zcela bez rozlišovací způsobilosti, mohou mít vysokou
rozlišovací způsobilost nebo se nacházet kdekoliv mezi těmito body.
To je podrobněji vysvětleno v metodických pokynech, části C, Námitky, oddíle 2, Totožnost a nebezpečí
záměny, kapitole 3, Srovnání označení.
3
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 6
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Distinctiveness
Reputed
Use > recognition
Enhanced distinctiveness
Arbitrary
KDRAK – Transport
EARTH – Clothing
Allusive
MUNCHIES – Snacks
Descriptive
SCIENCE – Magazine
Generic
CARGO – Trucks
Rozlišovací způsobilost
Dobré jméno
Užití > známost
Zvýšená rozlišovací způsobilost
Nahodilá
KDRAK – Doprava
EARTH – Oděvy
Náznaková
MUNCHIES – občerstvení
Popisná
SCIENCE – časopis
Druhová
CARGO – nákladní automobily
Označení nebo prvek označení nemá rozlišovací způsobilost, pokud výlučně
popisuje samotné výrobky a služby nebo jejich vlastnosti (jako je jejich kvalita, hodnota,
účel, původ atd.) a/nebo je jeho použití v obchodním styku u těchto výrobků a služeb
obvyklé. Obdobně označení nebo prvek označení, které jsou druhovým pojmem (jako
je obvyklý tvar nádoby nebo obvyklá barva), také postrádají rozlišovací způsobilost.
Označení nebo prvek označení budou mít nízkou rozlišovací způsobilost, pokud
odkazují na vlastnosti výrobků nebo služeb (ale nejsou výhradně popisem těchto
vlastností).
Označení nebo prvek označení, které nejsou popisné ani náznakové, mají „běžnou“
vnitřní rozlišovací způsobilost. To znamená, že povaha dotčeného označení nebo
prvku označení je plně rozlišovací v tom smyslu, že jeho způsobilost identifikovat
výrobky nebo služby, v souvislosti s nimiž byly zapsány jako pocházející od určitého
podniku, není žádným způsobem oslabena nebo narušena.
Jakoukoli vyšší rozlišovací způsobilost starší ochranné známky získanou buď
užíváním, nebo díky její vysoce originální, neobvyklé nebo jedinečné povaze musí její
majitel prokázat předložením příslušných důkazů (viz také odstavec 2.3 níže).
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 7
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Přihlašovatel ochranné známky Společenství (dále jen „CTM“) může podobně
argumentovat, že starší označení nebo prvek označení má nízkou rozlišovací
způsobilost. Přihlašovatel CTM bude muset taková tvrzení, která mají nepříznivý
dopad na rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, prokázat. Jedním
z nejčastějších argumentů, který přihlašovatelé uvádějí, je to, že starší ochranná
známka nebo jedna z jejích složek má nízkou rozlišovací způsobilost vzhledem ke
skutečnosti, že existuje mnoho ochranných známek, které jsou dotčeným prvkem
tvořeny nebo ho zahrnují. Pokud je tento argument podpořen pouze na základě toho,
že přihlašovatel odkazuje na zápisy ochranné známky, úřad zaujímá názor, že
existence několika zápisů ochranné známky není per se zvláště rozhodující, neboť
nemusí odrážet situaci na trhu. Jinými slovy, pouze na základě údajů o zápisu nelze
usuzovat, že jsou všechny ochranné známky efektivně užívány.
Aby se prokázalo, že dotčený prvek má nízkou rozlišovací způsobilost, musí
předložené důkazy dokládat, že spotřebitelé se setkávali s rozšířeným užíváním
ochranných známek obsahujících dotčený prvek a jsou na ně zvyklí.
Je-li posuzována rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jako celku, je třeba
brát v úvahu, že tato starší známka má alespoň minimální vnitřní rozlišovací
způsobilost. Pro starší známky bez ohledu na to, zda se jedná o CTM nebo národní
ochranné známky, platí tzv. domněnka platnosti, již úřad nemůže zpochybnit. Soudní
dvůr ve svém rozsudku ze dne 24.05.2012, C-196/11, F1-LIVE, v bodech 40–41
objasnil, že „v rámci námitkového řízení proti přihlášce ochranné známky Společenství
platnost národních ochranných známek zpochybnit nelze“. Soudní dvůr dodal, že „je
třeba konstatovat, že charakterizování označení jako popisného či druhového znamená
popření jeho rozlišovací způsobilosti“.
2.1.3
Hlediska rozlišovací způsobilosti, která mají být podrobena průzkumu
Rozlišovací způsobilost by měla být posuzována s ohledem na všechny relevantní
vlastnosti ochranných známek a jejich prvků. Posouzení by se tedy mělo zaměřovat na
schopnost slov, obrazových prvků, barev nebo trojrozměrných aspektů označení
identifikovat výrobky nebo služby jako pocházející z určitého podniku.
Rozlišovací způsobilost označení může být dále posílena, je-li užíváno v takové míře,
že je známé na trhu (viz oddíl 4.2.3 níže).
Úřad přezkoumává hlavní hlediska rozlišovací způsobilosti následujícím způsobem:
1.
Prvním hlediskem je průzkum toho, zda a do jaké míry jsou prvky popisné 4,
pochvalné nebo jinak postrádají rozlišovací způsobilost. Účelem je stanovit, zda
jsou společné části označení (nejvíce) rozlišujícími prvky, či nikoli (viz
odstavec 2.2 níže).
2.
Druhým hlediskem je ověření rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky
jako celku. V této fázi musí úřad uvážit, zda starší ochranná známka získala svou
rozlišovací způsobilost v důsledku užívání namítajícím (viz odstavec 2.3 níže).
Stupeň vlastní rozlišovací způsobilosti staršího označení je jedním z faktorů, k nimž je
třeba přihlížet v celkovém posouzení (rozsudek ze dne 11.11.1997, C-251/95, Sabèl,
bod 23). Jedná se o právní otázku, kterou musí úřad přezkoumat, i když se k ní
S výhradou případu, kdy námitkové oddělení namítne, že starší ochrannou známku jako celek nelze
nikdy považovat za známku bez rozlišovací způsobilosti nebo za druhovou.
4
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 8
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
účastníci nevyjadřují. Naopak stupeň zvýšené rozlišovací způsobilosti získaný
užíváním staršího označení je právní a skutkovou otázkou, již může úřad přezkoumat
jedině tehdy, pokud to namítající, požaduje a zdůvodní.
Vnitřní rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky jako celku se
nepřezkoumává v rámci námitkového řízení. Není-li během průzkumu vznesena žádná
námitka, předpokládá se, že má známka alespoň minimální rozlišovací způsobilost.
Zvýšená rozlišovací způsobilost napadeného označení není relevantní, neboť
s ohledem na nebezpečí záměny je nutné uvážit spíše rozsah ochrany starší ochranné
známky než rozsah ochrany přihlášené známky. Je-li uznáno, že starší ochranná
známka má širší rozsah ochrany z důvodu své zvýšené rozlišovací způsobilosti, pak
není dobré jméno, které získala přihlášená ochranná známka, v zásadě relevantní pro
účely posouzení nebezpečí záměny (rozsudek ze dne 03.09.2009, C-498/07P, La
Española, bod 84).
2.1.4
Rozhodná doba
Vnitřní rozlišovací způsobilost označení (nebo jejich složek) by měla být posuzována
v době rozhodnutí. Zvýšená rozlišovací způsobilost starší ochranné známky či
ochranných známek (je-li uplatňována) by měla existovat a) v době podání napadené
přihlášky CTM (nebo v den vzniku práva přednosti) a ii) v době rozhodnutí.
Stanovení přesné doby pro posouzení rozlišovací způsobilosti je důležité, jelikož
stupeň rozlišovací způsobilosti ochranných známek není konstantní, ale mění se
v závislosti na tom, jak známku vnímá veřejnost. Toto vnímání se může změnit nejen
kvůli povaze užívání konkrétní ochranné známky, ale rovněž kvůli jiným faktorům
(všechny tyto prvky lze posoudit pouze na základě důkazů předložených účastníky).
Vnímání veřejnosti se může změnit například v případě, že ochrannou známku nebo
některou její složku ve stejnou dobu podobným způsobem užívají různé
podniky/obchodníci v příslušném obchodním odvětví. Takové běžné užívání označení
může narušit jedinečnost označení a v důsledku toho i jeho schopnost označovat
původ výrobků a služeb. V této souvislosti je významné pečlivě posoudit, zda popsaná
situace existuje ve všech zeměpisných oblastech a týká se všech příslušných výrobků
a služeb.
Například kvůli technologickým změnám v oblasti informačních technologií došlo
k nárůstu v počtu případů, kdy jsou složky jako „I“ (internetový), „E“ (elektronický) a „M“
(mobilní) používány ve spojení se smysluplnými slovy. V souvislosti s elektronickými
komunikacemi jsou v současnosti shledávány jako popisné (rozhodnutí ze dne
19.04.2004, R 0758/2002-2 – ITUNES, bod 11), zatímco dříve byly považovány za
rozlišovací.
2.1.5
Příslušné výrobky a služby
Posouzení vnitřní rozlišovací způsobilosti označení (a jejich prvků) se provádí pouze
u výrobků a služeb, které jsou shledány jako totožné nebo podobné, což znamená:
•
Starší ochranná známka je posuzována s ohledem na zapsané výrobky a služby,
které byly shledány jako identické nebo podobné ve vztahu k napadeným
výrobkům a službám.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 9
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
•
Napadená ochranná známka je posuzována s ohledem na napadené výrobky
a služby, které byly shledány jako identické nebo podobné ve vztahu k této starší
ochranné známce.
Pokud se stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky (nebo prvky) liší
v závislosti na výrobcích či službách, na něž se vztahuje, může být tato skutečnost
zohledněna při určování rozsahu srovnání výrobků a služeb, které nesou sporná
označení. Pokud jsou například napadené výrobky nebo služby totožné a některé
výrobky nebo služby nesoucí starší ochrannou známku, u nichž je stupeň rozlišovací
způsobilosti starší ochranné známky (nebo prvek, který je společný pro obě kolidující
označení) považován za nižší než běžný, úřad musí zohlednit jiné výrobky a služby se
starší ochrannou známkou, které jsou podobné (nikoli totožné) výrobkům a službám
s napadenou ochrannou známkou, v jejichž případě je ovšem stupeň rozlišovací
způsobilosti starší ochranné známky (nebo dotčené prvky) určen jako běžný (nebo
zvýšený).
Například starší ochranná známka $tilettos se vztahuje na dámskou obuv a pokrývky
hlavy a v případě napadených výrobků se jedná o obuv. Známka $tilettos je
náznaková, a proto je její rozlišovací způsobilost nízká u dámské obuvi, jež je totožná
s napadenými výrobky. Známka $tilettos však má běžnou rozlišovací způsobilost
u starší ochranné známky pokrývek hlavy, které se podobají napadeným výrobkům.
Úřad musí uvážit tyto vzájemně propojené faktory v rámci celkového posouzení.
Posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky se provádí pouze
s ohledem na výrobky a služby chráněné označením, u něhož se uplatňuje zvýšená
rozlišovací způsobilost.
Významným hlediskem je zde navíc způsob, jakým tyto výrobky a služby vnímá
relevantní veřejnost (např. zda se týká odborné veřejnosti či nikoli).
2.2
Průzkum vnitřní rozlišovací způsobilosti
2.2.1
Obecné zásady
Prvním krokem při průzkumu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky jako
celku a složky těch označení, která mají být srovnávána, je přezkoumání jejich vnitřní
rozlišovací způsobilosti.
Průzkum vnitřní rozlišovací způsobilosti se pak provádí ve dvou fázích: zaprvé je třeba
určit, zda relevantní veřejnost v dotčené ochranné známce rozeznává sémantický
obsah, a zadruhé, zda vnímaný sémantický obsah souvisí a/nebo je běžně užíván či
nikoli v souvislosti s obchodem zaměřeným na totožné či podobné výrobky a služby.
Co se týče první fáze, tj. zda relevantní veřejnost rozpoznává sémantický obsah, jedná
se o posouzení významového srovnání označení, které je podrobně popsáno v další
kapitole těchto metodických pokynů 5.
Vnitřní rozlišovací způsobilost ochranných známek nebo jejich prvků musí být
zhodnocena s přihlédnutím ke (každé) příslušné zeměpisné oblasti či oblastem a jejich
různým jazykovým a kulturním zázemím. Veřejnost v některých částech příslušného
Viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 2, Totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 3, Srovnání
označení - významové srovnání.
5
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 10
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
území nemusí chápat popisný obsah, který může ochranná známka mít v jiných
částech. V takových případech nemůže být rozlišovací způsobilost ochranné známky
v jedné oblasti považována za omezenou s ohledem na její odlišné vnímání v jiných
oblastech.
Níže je uveden příklad věci, v níž měly jazykové úvahy pro otázku rozlišovací
způsobilosti zásadní význam:
Starší označení
Napadené označení
Věc č.
FRUTISOL
Solfrutta
T-331/08
Výrobky a služby: třídy 29, 30 a 32
Území: EU
Posouzení složek ‘frut’ a ‘sol’: „… je nezbytné rozlišovat mezi způsobem, jakým označení vnímá
veřejnost v členských státech, jako je Itálie a Španělsko, kde jsou prvky „sol“ a „frut“ obecně
rozpoznatelné a lze je chápat jako odkaz na „slunce“ a „ovoce“, a způsobem, jakým označení vnímá
veřejnost v členských státech, jako je Maďarsko, Finsko a Litva, v jejichž národních jazycích tyto prvky
nemají tak blízký ekvivalent.“ V první kategorii členských států mají spotřebitelé sklon spojovat obě
ochranné známky s pojmy „ovoce“ a „sluneční světlo“. V důsledku toho mezi nimi bude určitá úroveň
významové podobnosti… V členských státech ve druhé kategorii spotřebitelé nebudou mezi
označeními vnímat žádnou významovou podobnost, neboť nebudou základním částem obou označení
přisuzovat žádný zvláštní význam. (body 21 až 24)
Druhá fáze spočívá v určení vzájemného vztahu mezi jakýmkoli významem, který
veřejnost v ochranné známce spatřuje, a spornými identickými či podobnými výrobky
a službami: pokud relevantní veřejnost vnímá tento význam u těchto výrobků a služeb
jako popisný, pochvalný nebo náznakový atd., bude jeho rozlišovací způsobilost
odpovídajícím způsobem snížena. Může být nezbytné rozlišovat mezi různými
dotčenými výrobky a službami, jelikož zjištění nulové nebo omezené rozlišovací
způsobilosti může souviset pouze s částí těchto výrobků a služeb.
Kritéria používaná pro průzkum vnitřní rozlišovací způsobilosti označení nebo prvky
označení jsou stejná jako relevantní zásady uplatňované při průzkumu ochranných
známek z hlediska absolutních důvodů 6. Ve sporech týkajících se relativních důvodů
se však tato otázka nevztahuje pouze na to, zda je označení nebo prvky rozlišovací či
nikoli (tj. zda dosahuje minimální úrovně rozlišovací způsobilosti pro účely zápisu), ale
také na to, do jaké míry je rozlišovací v rámci dříve zmíněné posuvné stupnice.
Například pojem, který není ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám popisný, ale
pouze náznakový, tedy může být dostatečně rozlišovací, aby prošel průzkumem
absolutních důvodů, ale přesto může mít nižší než běžnou rozlišovací způsobilost pro
účely relativních důvodů.
U starších zapsaných ochranných známek se předpokládá, že mají alespoň minimální
vnitřní rozlišovací způsobilost 7. Jsou-li předloženy důkazy zpochybňující tento
předpoklad a důkazy jsou shledány jako přesvědčivé, starší ochranné známce může
být poskytnut pouze velmi úzký rozsah ochrany, ale ochrana nebude zcela odepřena.
Pokud přihlašovatel CTM prokáže, že předložil návrh na zrušení starší zapsané
ochranné známky nebo za její prohlášení za neplatnou, může být nezbytné přerušit
námitkové řízení, dokud nebude k dispozici výsledek uvedeného návrhu.
Výsledek průzkumu vnitřní rozlišovací
z následujících možností.
6
7
způsobilosti
bude
mít
podobu
jedné
Tato kritéria jsou popsána ve metodických pokynech, části B, Průzkum.
Viz rozsudek ve věci C-196/11, F1-LIVE, citovaný v odstavci 2.1.2 výše.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 11
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Prvky
•
Prvek má nižší než běžnou nebo nemá žádnou rozlišovací způsobilost,
protože je popisný, náznakový nebo pochvalný ve vztahu k vlastnostem
totožných nebo podobných výrobků či služeb (nebo protože má jinak nízkou
rozlišovací způsobilost). Viz příklady níže.
•
Prvek má běžnou rozlišovací způsobilost, protože není popisný, evokativní,
náznakový nebo pochvalný (nebo protože nemá jinak nízkou rozlišovací
způsobilost) ve vztahu k totožným nebo podobným výrobkům či službám.
Starší ochranná známka
•
Starší ochranná známka má nižší než běžnou rozlišovací způsobilost, protože
jako celek je náznaková nebo pochvalná ve vztahu k vlastnostem totožných nebo
podobných výrobků či služeb (nebo protože má jinak nízkou rozlišovací
způsobilost). Jak je uvedeno výše, úřad nebude usuzovat, že starší ochranná
známka je jako celek popisná a/nebo postrádá rozlišovací způsobilost 8.
•
Starší ochranná známka má běžnou rozlišovací způsobilost, protože jako
celek není popisná, evokativní, náznaková nebo pochvalná (nebo nemá jinak
nízkou rozlišovací způsobilost) ve vztahu k totožným nebo podobným výrobkům
či službám.
Je třeba poznamenat, že pokud starší ochranná známka (nebo složka) není popisná
(nebo jinak nepostrádá rozlišovací způsobilost), úřad má obvykle za to, že se jedná
o běžný stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti. Jak je uvedeno výše, tento stupeň
rozlišovací způsobilosti může být ještě posílen, dojde-li k předložení důkazů
ukazujících, že vyšší rozlišovací způsobilost starší ochranné známky byla získána
užíváním nebo kvůli tomu, že je tato známka vysoce originální, neobvyklá a jedinečná.
Jak je poznamenáno v odstavci 2.1 výše, slovní ochranné známky sestávající
z jednoho slova mohou přesto obsahovat několik prvků, z nichž některé mohou být
více rozlišovací než jiné (viz T-331/08, Solfrutta výše).
2.2.1.1 Příklady popisných prvků
Starší označení
Napadené značení
BYLY
Věc č.
T-514/08
Výrobky a služby: třída 3
Území: EU
Posouzení prvku „Products“: „… termín „Products“ není dostatečně popisný, aby ho spotřebitelé brali
v úvahu“ (bod 39).
Viz odstavec 2.1.2 výše k domněnce platnosti, která podporuje starší zapsané ochranné
známky.
8
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 12
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
T-490/08
Výrobky a služby: třída 36
Území: EU
Posouzení označení „CAPITAL MARKETS“: „relevantní veřejnost, která se skládá z velmi pozorných
a dobře informovaných spotřebitelů, kteří dobře znají základní anglickou finanční terminologii, bude
věnovat jen velmi malou pozornost významu výrazů „capital“ a „markets“, které uvedené služby
popisují a které jí neumožní identifikovat obchodní původ dotčených ochranných známek“(bod 59).
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
R 0834/2009-1
Výrobky a služby: třídy 3 a 5
Území: EU
Posouzení staršího práva: přestože lze u označení shledat určité podobnosti, výraz „NATURAL
BRONZE“ popisuje účel výrobků (tónování pokožky) ve vztahu k výrobkům ve třídě 3 (bod 31).
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
CINETAIN
R 1306/2009-4
(CINEDAY et al.)
Výrobky a služby: třídy 38 a 41
Území: Španělsko
Posouzení prvku „CINE“: Slovo „cine“ má popisný význam ve smyslu „kino (film)“. Tento prvek má
proto ve vnímání označení pouze omezenou důležitost (bod 36).
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
NATURAL BEAUTY FROM
WITHIN
R 0991/2010-2
Výrobky a služby: třídy 3 a 5
Území: Německo
Posouzení prvku „NATURAL BEAUTY“: Prvek „NATURAL BEAUTY“ je prostým a základním
označením druhu a kvality výrobků. Německá veřejnost rozumí významu těchto dvou základních slov i
jejich spojení (body 31 až 35).
2.2.1.2 Příklady pochvalných prvků
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
MAGIC SEAT
T-363/06
Výrobky a služby: třída 12
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 13
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Území: Španělsko
Posouzení prvku „MAGIC“: Výraz „magic“ bude relevantní veřejností vnímán pouze jako určující
přívlastek slova „seat“, a to z důvodu jeho podobnosti se španělským slovem „mágico“, jež má funkci
čistě pochvalnou (bod 39). Soudní dvůr dospěl k závěru, že prvek „SEAT“ ve Španělsku nebude
vyvolávat asociaci s anglickým výrazem seat (sedadlo), ale spíše se známou španělskou automobilkou
Seat. Proto bylo shledáno, že je tento prvek rozlišovací pro výrobky v třídě 12 (bod 37).
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
T-492/08
STAR SNACKS
Výrobky a služby: třídy 29, 30 a 32
Území: EU
Posouzení prvku „STAR“: Slovní prvek „STAR“ je pochvalný, neboť je (společně se zbývajícími prvky
označení) pouze odkazem na potravinářské výrobky vysoké kvality (bod 52).
2.2.1.3 Příklady náznakových prvků
Starší označení
Napadené značení
EL COTO
Věc č.
T-332/04
Výrobky a služby: třídy 33, 35, 39
Území: EU
Posouzení rozlišovací způsobilosti obrázku v napadené přihlášce CTM: Obrazový prvek ochranné
známky připomíná vinici; tato složka má nízkou rozlišovací hodnotu, pokud jde o druhy vína (bod 38).
Posouzení vnitřní rozlišovací způsobilosti slova „COTO“: „Skutečnost, že je určitý termín běžně
používán v některém jazyce Evropské unie, v zásadě neznamená, že není rozlišovací, pokud
neoznačuje výrobky nebo jakékoli vlastnosti výrobků, v souvislosti s nimiž je zapsán“ (bod 51).
Starší označení
Napadené značení
Case No
WORLDLINK
T-325/04
Výrobky a služby: třída 36
Území: EU
Posouzení prvků „LINK“ a „WORLD“: prvek „LiNK“ není bezprostředním popisem mimo jiné
„bankovních služeb pro výdej hotovosti, převodních a platebních služeb a služeb spojených
s poskytováním finančních informací“ (třída 36), na něž se vztahuje starší ochranná známka, ale ve
vztahu k těmto službám je pouze náznakový. Naopak prvek „world“ (světový) bude vnímán jako popis
jednoho z aspektů dotčených služeb, jelikož finanční služby se často poskytují na celosvětové úrovni.
Z tohoto důvodu je nutné konstatovat, že zde existuje nebezpečí záměny, a to bez ohledu na
skutečnost, že starší ochranná známka je do jisté míry náznaková (bod 68).
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 14
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
T-5/08 až T-7/08
Výrobky a služby: třída 30
Území: Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a
Portugalsko
Posouzení obrazového prvku červeného hrnku ve vrstvě kávových zrn: „Vyobrazení červeného hrnku
ve vrstvě kávových zrn ve spodní části (ochranné známky) má pro dotčené výrobky nízkou rozlišovací
způsobilost. Nelze mít totiž za to, že červený hrnek a kávová zrna mají vysokou rozlišovací
způsobilost, neboť evokují dotčené výrobky. Naopak […] jde o běžné prvky. Pokud jde o uvádění kávy
nebo kávových nápojů na trh, vybaví se totiž přirozeně vyobrazení kávy připravené ke konzumaci
v hrnku a kávy ve formě zrn“ (bod 44).
2.2.1.4 Příklady starších ochranných známek s nízkou vnitřní rozlišovací způsobilostí
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
R 522/2010-1
(probíhá odvolání)
Výrobky a služby: třídy 30, 30 a 42
Území: EU
Posouzení rozlišovací způsobilosti staršího označení: „… odvolací senát se domnívá, že starší
označení je ochrannou známkou s velmi nízkou rozlišovací způsobilostí. Jak je popsáno výše,
označení působí celkovým dojem, že se jedná pouze o jednoduchý nákres štítku, na němž vizuálně
vyniká slovo „PREMIUM“. Toto slovo je pochvalným odkazem na něco, co je vynikající (např. kvalita
výrobku), a vzhledem ke své obecné povaze a běžnému užívání při uvádění různých výrobků a služeb
na trh, ho pochopí většina evropské veřejnosti.“ (bod 38)
Starší označení
Napadené značení
KID
Věc č.
R 0249/2002-3
Výrobky a služby: třída 28
Území: Španělsko
Posouzení rozlišovací způsobilosti staršího označení: Starší ochrannou známku tvoří slovo „KID“. Toto
slovo znamená mladistvou osobu, dítě. Při použití v souvislosti s hrami a hračkami ve třídě 28 je tento
termín jednoznačně popisný. Přímo a bezprostředně označuje určení výrobků, na něž se vztahuje
starší zápis. Z tohoto důvodu má ochranná známka subjektu, který podal námitku, velmi nízkou
rozlišovací způsobilost (bod 16).
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 15
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Starší označení
Napadené značení
Věc č.
ALASKA
ALASKA ECU
R 1239/2008-1
Výrobky a služby: Třída 11 Chladničky a mrazničky
Území: Španělsko
Posouzení rozlišovací způsobilosti staršího označení: … S ohledem na to, že slovní prvek „Alaska“ má
nízkou rozlišovací způsobilost, protože je ve vztahu k dotčeným výrobkům náznakový … (bod 51).
… Tento závěr je navíc podpořen nízkou rozlišovací způsobilostí ochranné známy namítajícího, a
skutečností, že daný subjekt neuplatňoval to, že jeho ochranná známka má zvýšenou rozlišovací
způsobilost z důvodu užívání nebo dobrého jména, ani v tomto ohledu nepředložil důkazy. Jak je
uvedeno dříve, toto nelze odvodit z důkazu o užívání… (bod 53).
2.2.2
Zvláštní témata
2.2.2.1 Označení tvořená samostatně stojícím písmenem a označení číselná a krátká
Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 09.09.2010, C-265/09P, α, rozhodl, že
rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených samostatně stojícím písmenem
musí být posuzována na základě stejných kritérií, jaká se vztahují na jiné slovní
ochranné známky (body 33–39). Ačkoli se tento rozsudek zabývá absolutními důvody,
stále platí, že má-li být určen rozsah ochrany ochranných známek tvořených
samostatně stojícím písmenem, tato zásada stanovená Soudním dvorem se vztahuje i
na řízení s více účastníky.
Ačkoli Soudní dvůr připustil, že prokázání rozlišovací způsobilosti ochranné známky
tvořené samostatně stojícím písmenem může být obtížnější, než je tomu u jiných
slovních ochranných známek, rozhodl, že tyto okolnosti nejsou důvodem pro to, aby
byla pro tento druh ochranné známky stanovena zvláštní, přísnější kritéria. Připomněl
rovněž dobře zavedenou zásadu, že rozlišovací způsobilost ochranné známky tvořené
samostatně stojícím písmenem (bez ohledu na to, zda se jedná o standardní či
stylizované znaky) musí být posuzována na základě skutkového posouzení
s ohledem na dotčené výrobky nebo služby.
Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že není správné spoléhat se na domněnky, jako jsou
předem daná tvrzení, že spotřebitelé nemají ve zvyku vnímat samostatně stojící
písmena jako ochranné známky, nebo na obecné argumenty založené na dostupnosti
označení, a to vzhledem k omezenému počtu písmen.
Tribunál potvrdil, že ochranná známka tvořená samostatně stojícím písmenem nebo
samostatně stojící číslicí skutečně může mít vnitřní rozlišovací způsobilost (viz
rozsudek ze dne 08.05.2012, věc T-101/11, G / G+, bod 50 a rozsudek ze dne
06.10.2011, T-176/10, Seven for all mankind, bod 36 týkající se číslic). Tribunál ve
svém rozsudku ze dne 10.05.2011, T-187/10, G/G, zamítl argument přihlašovatele, že
samostatně stojící písmena sama o sobě nemají rozlišovací způsobilost a že by mělo
být chráněno pouze jejich grafické vyobrazení (viz body 38 a 49).
Přestože se tedy na zapsané starší ochranné známky tvořené samostatně stojícím
písmenem (nebo číslicí) a vyobrazené standardními znaky vztahuje domněnka
platnosti, stupeň jejich vnitřní rozlišovací způsobilosti nakonec musí být posouzen
s ohledem na dotčené výrobky nebo služby.
Je-li uplatňován odpovídající nárok, mělo by se přihlížet k důkazům předloženým
namítajícím; tyto důkazy by měly bez jakékoli pochybnosti prokazovat, že jeho zapsaná
ochranná známka tvořená samostatně stojícím písmenem má alespoň zvýšenou
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 16
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
rozlišovací způsobilost, nebo se těší dobrému jménu. Tyto okolnosti by mohly starší
ochranné známce zajistit rozsáhlejší ochranu. Jejich dopad na konečný výsledek musí
být pečlivě posouzen: zvýšená rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno starší
ochranné známky nebude důvodem pro konstatování nebezpečí záměny, pokud
odlišné grafické vyobrazení ochranných známek umožňuje jejich bezpečné rozlišení.
Výše uvedené úvahy se týkají ochranných známek tvořených samostatně stojícím
písmenem nebo číslicí a vyobrazených standardními znaky (tj. slovní známky)
i stylizovaných ochranných známek tvořených samostatně stojícím písmenem nebo
číslicí.
Pokud jde o označení tvořená dvěma písmeny a kombinace písmen samotných; není
ve vztahu k výrobkům a službám bez vnitřní rozlišovací způsobilosti (např. „XL“ pro
výrobky ve třídě 25), navíc tato označení nemusí mít v souladu s rozsudkem ve věci α
pouze nízkou rozlišovací způsobilost. Totéž platí pro číslice.
2.2.2.2 Běžné prvky
Existují případy, kdy jsou označení složena z jednoho nebo několika rozlišovacích
slovních prvků a jednoho nebo několika obrazových prvků, jež relevantní veřejnost
vnímá jako všední nebo zevšednělé. Takové obrazové prvky jsou často tvořeny
jednoduchým geometrickým tvarem (např. rámečky, štítky) nebo barvami, které se
často používají v daném obchodním odvětví (např. červená pro hasicí přístroje, žlutá,
červená či oranžová pro poštovní sektor v závislosti na dotčeném členském státě).
Z tohoto důvodu se tyto všední prvky považují za takové, které postrádají rozlišovací
způsobilost.
Starší označení
Napadené značení
ARCO
Věc č.
R1929/2010-2
Výrobky a služby: třída 9
Území: EU
Posouzení obrazových prvků: slovní prvky těchto dvou označení se shodují. I když z hlediska velikosti
není obrazový prvek napadené CTM zanedbatelný, spotřebitelé ho budou pravděpodobně vnímat
v podstatě jako pouhý dekorativní prvek, a nikoli jako prvek označující obchodní původ výrobků (bod 43).
2.2.2.3 Prohlášení o vzdání se výlučného práva (disclaimer)
Podle článku 37 CTMR může úřad vyžadovat prohlášení o vzdání se výlučného práva
(disclaimer), obsahuje-li ochranná známka prvek, který postrádá rozlišovací
způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o
rozsahu ochrany. Úřad akceptuje rovněž prohlášení o vzdání se výlučného práva
(disclaimer) předložená dobrovolně. Některé národní systémy ochranných známek
také obsahují opatření týkající se těchto prohlášení.
Tato prohlášení jsou pro úřad závazná a mají povinný účinek, i když na základě
nezávislé analýzy se prvek může jevit jako rozlišovací.
Účinek prohlášení o vzdání se výlučného práva (disclaimer) je následující:
•
pokud starší ochranná známka zahrnuje prohlášení o vzdání se výlučného práva
(disclaimer), vlastník se nemůže úspěšně dovolávat práv souvisejících s
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 17
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
dotčeným prvkem, na nějž se prohlášení vztahuje. Proto nenastane nebezpečí
záměny s pozdější přihláškou CTM, která se shoduje pouze s ohledem na daný
prvek, který je předmětem uvedeného prohlášení (viz rozhodnutí ze dne
06.10.2008, R 0021/2008-4, AUTENTICO JABUGO, bod 17, kde se prohlášení
týkalo prvku JABUGO).
pokud starší obrazová ochranná známka obsahuje dvě slova a obě jsou
předmětem prohlášení o vzdání se výlučného práva (disclaimer), pak je rozsah
ochrany omezen na přesný způsob, jakým jsou tato dvě slova kombinována, a na
jejich pořadí.
•
Je nutné poznamenat, že pokud se dvě ochranné známky shodují v prvku, který je
předmětem prohlášení, pak prohlášení předložené majitelem přihlášky CTM neslouží
k žádnému účelu, neboť nemůže být závazné pro majitele starší ochranné známky.
Jinými slovy, majitel přihlášky CTM nemůže jednostranně omezit rozsah ochrany starší
ochranné známky (viz rozhodnutí ze dne 11.02.2010, R 0229/2009-2, DOUGHNUT
THEATER, bod 58 nebo rozhodnutí ze dne 29.03.2012, R 2499/2010-1, ACETAT
Silicon 101E (obr.), body 18 a 19).
2.2.2.4 Kolektivní známky
Pokud je ochranná známka, na níž je založena námitka, známkou kolektivní, její vnitřní
rozlišovací způsobilost se posuzuje obvyklým způsobem. Ochranná známka může mít
nízkou nebo dokonce velmi nízkou vnitřní rozlišovací způsobilost, odkazuje-li na
povahu nebo jiné vlastnosti dotčených výrobků. Skutečnost, že je ochranná známka
kolektivní známkou neznamená, že je rozsah její ochrany širší (viz rozsudek ze dne
13.06.2012, T-534/10, HELLIM, body 49–52 a rozsudek ze dne 05.12.2012, T-143/11,
F.F.R., bod 61).
2.3
Průzkum zvýšené rozlišovací způsobilosti
Jak je uvedeno výše, po průzkumu vnitřní rozlišovací způsobilosti musí být prověřeno
druhé hledisko – pokud namítající, uplatnil odpovídající nárok 9 – a to, zda starší
ochranná známka měla zvýšenou rozlišovací způsobilost v době podání (nebo v den
vzniku práva přednosti) napadené přihlášky CTM v důsledku užívání namítajícím.
Pokud se rozhoduje o nebezpečí záměny, rozlišovací způsobilost starší ochranné
známky musí být vždy zohledněna. Nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišovací
způsobilost starší ochranné známky jeví významnější (rozsudek ze dne 11.11.1997, C251/95, Sabèl, bod. 24). Ochranné známky, které mají buď per se, nebo z důvodu, jak
jsou na trhu známé, vysokou rozlišovací způsobilost, požívají rozsáhlejší ochrany než
ochranné známky, jejichž rozlišovací způsobilost je menší (rozsudek ze dne
29.09.1998, C-39/97, Canon, bod 18).
V praxi to znamená, že pokud má starší ochranná známka zvýšenou rozlišovací
způsobilost nebo dobré jméno, je tato skutečnost argumentem ve prospěch
konstatování nebezpečí záměny.
9
Viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 18
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Zvýšená rozlišovací způsobilost vyžaduje, aby byla ochranná známka známá
u relevantní veřejnosti. Tato známost může zvyšovat rozlišovací způsobilost
ochranných známek s nízkou nebo žádnou vnitřní rozlišovací způsobilostí i těch, které
mají vnitřní rozlišovací způsobilost.
Starší ochranná známka
Napadené značení
CRISTAL
Věc č.
R 0037/2000-2
Výrobky a služby: třída 33
Území: Francie
Posouzení starší ochranné známky „CRISTAL“: „Pokud jde o nárok, že slovo „Cristal“ je popisem
dotčených výrobků (šumivá vína s krystalickým charakterem), odvolací senát ho nemůže akceptovat. Na
jedné straně se jedná o evokativní označení, které naznačuje krystalický charakter vín, ale žádným
způsobem nepopisuje daný výrobek. Na druhé straně, se (odvolací senát) domnívá, že byla prokázána
vysoká rozlišovací způsobilost ochranné známky CRISTAL na francouzském trhu“ (bod 31).
Soudní dvůr podal určité pokyny týkající se posuzování rozlišovací způsobilosti získané
užíváním starší ochranné známky a poskytl orientační seznam faktorů:
Při tomto posouzení je třeba vzít v úvahu zejména inherentní vlastnosti
ochranné známky, včetně skutečnosti, zda postrádá, či nikoliv veškeré
popisné prvky ohledně výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, části
trhu ovládaného touto ochrannou známkou, intenzity, geografického
rozšíření a doby používání této ochranné známky, výše investic, které
podnik vynaložil na její reklamu, poměr zúčastněných kruhů, které
identifikují výrobky nebo služby jako pocházející z určitého podniku díky
ochranné známce, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor
nebo jiných profesních sdružení.
(Viz rozsudek ze dne 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 23.)
Důkazy zvýšené rozlišovací způsobilosti získané užíváním musí odkazovat jak i) na
příslušnou zeměpisnou oblast, tak ii) na příslušné výrobky a služby. Namítající může
uplatňovat zvýšenou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky pouze u
některých zapsaných výrobků a služeb. Na základě předložených důkazů musí úřad
přesně určit, které výrobky a služby získaly rozlišovací způsobilost.
Povaha, faktory, důkazy 10 a posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti jsou stejné
jako v případě dobrého jména. Konstatování dobrého jména však vyžaduje, aby byly
splněny určité prahové hodnoty, zatímco jak je uvedeno výše, ke konstatování zvýšení
rozlišovací způsobilosti mohou být tyto hodnoty nižší. Zvýšená rozlišovací způsobilost
je vše, co jde nad rámec vnitřní rozlišovací způsobilosti.
Pro další podrobnosti k vyžadovaným důkazům a jejich posouzení viz metodické pokynyl, část C,
Námitky, oddíl 5, Ochranné známky s dobrým jménem podle čl. 8 odst. 5 CTMR.
10
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 19
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
Starší ochranná známka
Napadené značení
EL COTO
Věc č.
T-332/04
Výrobky a služby: třídy 33, 35, 39
Území: EU
Posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky „EL COTO“: „Odvolací senát vzal v úvahu
známost starší ochranné známky „EL COTO“ na trhu a řádně posoudil příslušné zásady založené na
příslušných zásadách judikatury, aby mohl dospět k závěru, že starší ochranná známka „EL COTO“ má
vysokou rozlišovací způsobilost; jeho závěry vycházejí z těchto důkazů: osvědčení vydané generálním
tajemníkem regulační rady Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada „Rioja“, která
potvrzuje, že majitel uvádí od roku 1977 na trh svá vína nesoucí mimo jiné značky „El Coto“ a „Coto de
Imaz“ a že se tyto známky ve Španělsku „těší podstatné obecné známosti“, různá rozhodnutí
Španělského patentového a známkového úřadu potvrzující, že ochranná známka „EL COTO“ je ve
španělsku obecně známá, dokument o vývoji prodeje ukazující, že pod známkou „El Coto“ se prodalo
339 582, 379 847, 435 857 a 464 080 beden po dvanácti lahvích vína v témže pořadí v letech 1995,
1996, 1997 a 1998 (bod 50).
Je důležité uvést, že Soudní dvůr rovněž rozhodl, že získání rozlišovací způsobilosti
ochranné známky může vyplývat z jejího užívání jako součásti jiné zapsané ochranné
známky (rozsudek ze dne 07.07.2005, C-353/03, Have a break, body 30 a 32
a rozsudek ze dne 07.09.2006, T-168/04, Aire Limpio, bod 74). Stačí, že v důsledku
tohoto užívání relevantní veřejnost skutečně vnímá výrobek nebo službu, které jsou
označené staršími ochrannými známkami, jako pocházející z určitého podniku.
Výsledek průzkumu zvýšené rozlišovací způsobilosti bude mít podobu jedné
z následujících možností.
•
Pokud nejsou k dispozici žádné důkazy o zvýšené rozlišovací způsobilosti
s ohledem na příslušné výrobky a služby či dané území nebo tyto důkazy nejsou
dostatečné, úroveň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky se bude
rovnat její vnitřní rozlišovací způsobilosti (nižší než běžná nebo běžná).
•
Pokud je prokázána zvýšená rozlišovací způsobilost v souvislosti se všemi nebo
některými příslušnými výrobky a službami a daným územím, a důkazy jsou
dostatečné:
○
má-li starší ochranná známka nižší než běžnou vnitřní rozlišovací
způsobilost, ochranná známka / prvek může získat běžnou nebo dokonce
vysokou rozlišovací způsobilost v závislosti na předložených důkazech 11
nebo
○
má-li starší ochranná známka běžnou vnitřní rozlišovací způsobilost, může
získat vysokou rozlišovací způsobilost.
Je nutné připomenout, že ačkoli ochranná známka jako celek může získat zvýšenou
rozlišovací způsobilost, může zahrnovat popisné prvky, které budou mít nižší než
běžnou nebo žádnou rozlišovací způsobilost. Například zvýšená rozlišovací
Pro další podrobnosti k vyžadovaným důkazům a jejich posouzení viz metodické pokyny, část C,
Námitky, Ochranné známky s dobrým jménem podle čl. 8 odst. 5 CTMR.
11
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 20
DATE 02/01/2014
Nebezpečí záměny – rozlišovací způsobilost
způsobilost ochranné známky Coca Cola jako celku nemění fakt, že prvek Cola je
nadále pro některé výrobky zcela popisný.
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část C, Námitky
FINAL
VERSION 1.0
strana 21
DATE 02/01/2014

Podobné dokumenty